De laatste weken bent u ongetwijfeld al ten overvloede geconfronteerd met nieuwsberichten over COVID-19 en de impact van het virus in verschillende sectoren. Maar wat is de invloed van CORONA op het/uw merkenrecht?
Wij zetten voor u de belangrijkste gevolgen en knipperlichten op een rijtje.
Wilt u Corona… direct?
Uw product, dienst of onderneming zal maar CORONA heten…
Tot enkele maanden terug linkten we de naam “Corona” voornamelijk aan de nostalgische koekjes van Corona Lotus of aan de grootste Belgische online verzekeraar Corona Direct (Euh, nee dank u hoor ik u nu meteen denken). Nietsvermoedend klonken we op café de flessen Corona (met het obligate partje limoen) tegen elkaar en proclameerden in koor “gezondheid” aan onze drinkebroers. De cafés zijn allang gesloten en het Mexicaanse bier van AB-Inbev heeft sindsdien een enigszins wrange nasmaak gekregen. Santé! roepen wordt plots wel heel cynisch.
De Leuvense brouwer mag dan wel niets te maken hebben met de uitbraak van het virus dat onze levens beheerst, toch heeft dit laatste evident een impact op de branding (weg Google ranking, weg investeringen in SEO, om er maar een paar te noemen) van het bier. Het is onduidelijk of dit te maken heeft met de sluiting van de horeca, of de associatie die consumenten maken tussen de drank en het virus. De Google data tonen alvast aan dat heel wat mensen het bier aan het virus koppelen en hier ook diverse zoekopdrachten (bv. “corona beer virus”, “beer virus”) over verrichten.
Het is niet de eerste keer dat een actuele gebeurtenis een invloed heeft op een bestaand merk. Zo veranderde het farmaceutisch bedrijf ISIS in 2015 om begrijpelijke redenen haar naam naar Ionis Pharmaceuticals na de opkomst van de gelijknamige terreurbeweging. Ook de snoepproducent Ayds veranderde haar naam in de jaren 80 toen zij al te vaak geassocieerd werd met de ziekte AIDS. Of AB Inbev of de online verzekeraar Corona Direct onmiddellijk hun naam zullen veranderen als gevolg van de huidige crisis, valt af te wachten.
Toch stelt de vraag zich of zij op basis van hun merkenrecht kunnen optreden tegen dergelijk gebruik van hun merk die hun reputatie mogelijks schaadt.
Een houder van een geregistreerd merk kan namelijk op basis van zijn merkenrecht optreden tegen iedere derde die zijn of haar merk gebruikt op een zodanige wijze dat er afbreuk gedaan wordt aan het desbetreffende merk. Zowat 45 jaar geleden al oordeelde het Benelux-Gerechtshof in een van haar eerste uitspraken dat het teken Klarein, gebruikt voor een schoonmaakmiddel, een inbreuk maakte op het merk Claeryn, gebruikt voor jenever en toonde aan dat schade kan bestaan wanneer afstotende reminiscenties worden opgewekt tegenover bestaande waren (BenGh 1 maart 1975, Colgate/Bols).
Die afbreuk of schade bestaat bijvoorbeeld uit de aantasting van de aantrekkingskracht van het eerder merk waardoor de kooplust van de consument vermindert. In de VS haalde het bijvoorbeeld onlangs het nieuws dat Amerikanen onder de huidige omstandigheden minder geneigd zouden zijn om Corona bier te drinken. Belangrijke factoren om te beslissen of er effectief sprake is van reputatieschade, zijn o.m. de mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken of tekens, de aard van de waren en diensten en de mate van soortgelijkheid en de mate van bekendheid van het oudere merk.
Daarnaast zien we ook dat op heden op sociale media parodieën (bijvoorbeeld een foto met aan de ene kant een flesje Corona-bier en aan de andere kant een aantal flesjes “Heineken” bedekt met een mondmasker) worden gepubliceerd die verwijzen naar het Corona bier die de reputatie van het betreffende bier kunnen schaden. Zo verzon een eigenaar van een warenhuis onlangs een “originele” reclamestunt. Hij deed een promoactie waarbij het kopen van 2 “Corona’s” een gratis “Mort Subite” opleverde.
De een zijn dood is de ander zijn …
En misschien is brood ver het enige product waarvoor momenteel nog geen Corona of COVID-19 merk werd aangevraagd.
We onderzochten het merkenregister en de resultaten zijn op z’n minst opmerkelijk.
De merchandising machine draait op volle toeren. Producenten van T-shirts, baseball caps en andere pluralia spannen de kroon om het recht op het merk CORONA of COVID-19 te monopoliseren. Op 24 februari 2020 ontving het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom in Den Haag de eerste merkaanvraag (en wel via een spoedprocedure) voor het merk “COVID-19 SURVIVOR”. Pittig detail, de aanvrager was een Italiaan. Hij is overigens niet de enige Italiaan die gebeten is door de commerciële microbe. Een landgenoot volgde immers het voorbeeld en diende in Italië een merkaanvraag in voor CORONAVIRUS WINES voor jawel… wijn. Een Spanjaard kwam ons inziens origineler uit de hoek en waagde zijn kans met CORONAVINUS.
De allereerste merkaanvraag ter wereld lijkt evenwel in de VS gedaan te zijn. Op 4 februari 2020 diende een New Yorkse uitgever een merkaanvraag in voor CORONAVIRUS SURVIVAL GUIDE. Sindsdien gaat het aantal merkaanvragen haast viraal. Het gegeven is niet nieuw in het merkenrecht. Bij elke gebeurtenis (de millenium bug, 9/11, Brexit,…) zie je wel een opflakkering van gerelateerde merkaanvragen.
1 ding lijken ze alvast gemeen te hebben, hun beschrijvend karakter: “COVID MASK” (voor mondmaskers), Corona Therapeutics (voor geneesmiddelen) en ga zo maar door. Al deze aanvragen worden dan ook terecht door het officieel merkenbureau (voorlopig) geweigerd. Maar er zijn nog weigeringsgronden die kunnen meespelen. Dus alvorens u denkt alsnog een merkaanvraag in te dienen sommen we ze graag voor u op:
Ten eerste zal een merkaanvraag waarin CORONA of COVID-19 is verwerkt, mogelijks geweigerd worden wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen. Een merk kan immers enkel geregistreerd worden wanneer het onderscheidend vermogen bezit, d.w.z. indien het de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden van die van een andere onderneming. Wanneer je bijvoorbeeld een T-Shirt commercialiseert met daarop “I SURVIVED THE CORONAVIRUS” zal de consument dit niet zien als merkgebruik aangezien de naam niet verwijst naar de oorsprong van de waren maar louter een boodschap weergeeft. Ook wanneer een merk de waren of diensten louter beschrijft (zoals in het geval van COVID MASK voor mondmaskers) zal het merk onderscheidend vermogen missen en daarom geweigerd worden.
Daarnaast kan de merkaanvraag ook geweigerd worden omdat deze strijdig is met de openbare orde en goede zeden. Het gaat om gevallen waar het merkgebruik als oneerbiedig of wansmakelijk wordt beschouwd (bv. Racistische of discriminatoire boodschappen). In de huidige context zijn merkaanvragen zoals “FXCK Coronavirus” vermoedelijk geweigerd worden wegens schending van de openbare orde.
Het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BOIP) heeft intussen reeds een standpunt aangenomen over dergelijke aanvragen en verduidelijkt dat nieuwsgebeurtenissen (zoals de uitbraak van het coronavirus) snel beschrijvend worden en de kans groot is dat merkaanvragen in dit verband geweigerd worden. Daarnaast geeft zij ook aan dat dergelijke aanvragen mogelijks strijdig zijn met de openbare orde of goede zeden. Zij waarschuwen er een groot risico is dat zulke merkaanvragen geweigerd zullen worden en in dat geval worden de kosten van de aanvraag niet terugbetaald. Het Europees merkenbureau (EUIPO) heeft nog geen officieel standpunt ingenomen, maar zal vermoedelijk dezelfde koers varen.
Heeft u vragen over een merkaanvraag of vermoedt u dat een derde afbreuk doet aan de reputatie van uw merk? Aarzel dan niet om ons te contacteren, wij helpen u graag verder.
