Begin mei verklaarde het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) het bekende wit met groene Uniemerk nietig.
Zij oordeelde dat het woordelement “casa” beschrijvend was en aldus een gebrek aan onderscheidend vermogen toonde. De nietigheidsvordering werd in maart 2019 ingesteld door Interstyle BV, een Nederlands bedrijf dat sinds 2009 reeds handelt onder de handelsnaam “Casa Wonen”. En zo incasseert de winkelketen Casa International, die reeds sinds 1975 uw potten en pannen op tafel zet, een nieuwe zware klap nadat ze eerder een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie moest indienen als gevolg van de coronacrisis. Noot: het Beneluxmerk van Casa International blijft op heden wel bestaan.
Mi casa, su casa o nuestra casa?
Interstyle BV, een bedrijf dat onder meer interieuradvies geeft, haalde als argument aan dat het woord “casa” afkomstig is uit het Latijn en Spaans en in het dagelijkse taalgebruik verwijst naar huis/woning. Om deze reden zal minstens een deel van het publiek van de EU dit woord kennen en aldus als beschrijvend beschouwen voor alle goederen die gebruikt kunnen worden in en rond het huis. Om haar argument te staven, verwijst Interstyle tenslotte nog naar een hele reeks merken, zowel binnen de EU als de Benelux met het woordelement “casa” die geweigerd werden omwille van hun beschrijvend karakter.
Casa slaat terug, maar stoot op rechter
Als reactie op de nietigheidsvordering stelde Casa International op haar beurt een procedure in bij de rechtbank Den Haag op grond van vermeend merkinbreuk door Interstyle. Meer bepaald vraagt zij de staking van ieder gebruik van de tekens ‘Casa Wonen’ en ‘Casa Wonen Utrecht’
als (handels)naam en (dienst)merk, waaronder ook begrepen het gebruik van het teken , alsmede ieder gebruik van de domeinnamen www.casawonen.nl, www.casa-utrecht.nl en www.casawonenutrecht.nl, alsmede enige andere aanduiding die slechts in geringe mate van de handelsnaam en/of merken van Casa afwijkt. Aangezien deze procedure evenwel op latere datum dan de initiële vordering werd ingesteld werd zij geschorst totdat er door het Bureau definitief uitspraak werd gedaan in de nietigheidsprocedure. Casa International trachtte aan te halen dat er evenwel bijzondere redenen waren die de opheffing van de schorsing rechtvaardigden, maar de rechtbank oordeelde dat er geen bijzondere reden hiertoe was.
“Casa”: what’s in a name
De Uniemerkenverordening bepaalt dat tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen om de soort, kwaliteit, hoeveelheid of andere kenmerken van goederen aan te geven, niet als merk geregistreerd kunnen worden. Er moet wel een voldoende directe en specifieke relatie zijn tussen het teken en de goederen die hieronder worden aangeboden. Het volstaat evenwel dat één van de mogelijke betekenissen van een woordteken een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.
Voor een Uniemerk dient men naar alle talen van de Europese Unie te kijken, aangezien het relevante publiek van elke lidstaat het teken als onderscheidend moet aanzien. Wanneer dat relevante publiek een merk als informatieve boodschap aanziet, eerder dan als aanduiding van de commerciële herkomst van de goederen en diensten, dan mist dit merk het vereiste onderscheidend vermogen. In dit geval bestaat het merk uit een Italiaans, Spaans of Portugees woord “casa” hetgeen huis of woning betekent. Om uit te maken of “casa” een beschrijvend teken is, moest men dan ook vooral naar de Italiaans, Spaans en de Portugees sprekende consument kijken.
Casa’s producten zijn voornamelijk gericht op de specifieke markt voor goederen en diensten die voor de woning bestemd zijn en daarom zou de consument het niet ongebruikelijk vinden of zelfs verwachten dat “casa” verwijst naar huishoudelijke artikelen. Door het woord “casa” te gebruiken wordt de consument er, al dan niet zonder nadenken, onmiddellijk van in kennis gesteld dat de aangeboden producten bedoeld zijn voor de woning.
Een “makkelijke” oplossing om een weigering of nietigheid omwille van het beschrijvend karakter van het woordelement te ontlopen, kan er in bestaan een logo of beeldelement aan het teken toe te voegen. Evenwel zijn de vierkante achtergrond die slechts een basisvorm is, de minimale vormgeving van de letters en de basiskleuren (wit en groen) niet voldoende om toch nog onderscheidend vermogen aan Casa’s teken toe te kennen. De nietigheidsafdeling is het derhalve met Interstyle eens dat de figuratieve elementen het merk in zijn geheel geen onderscheidend vermogen verlenen en dat het relevante publiek het merk in zijn geheel slechts als een beschrijvende aanduiding zal beschouwen zoals hierboven is uiteengezet.
Una casa famosa: verworven onderscheidend vermogen?
Als laatste redmiddel beweerde Casa tenslotte dat hun Uniemerk verworven onderscheiden vermogen had. Om te oordelen of een merk onderscheidend vermogen heeft verworven, dient er rekening gehouden te worden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische reikwijdte en de duur van het gebruik van het merk en het bedrag dat de onderneming heeft geïnvesteerd in de promotie van het merk.
Om dit aan te tonen, legde Casa meerdere brochures voor die het gebruik van het merk dienden aan te tonen. Die brochures vormden echter geen kwalitatief bewijs waaruit de perceptie van het publiek duidelijk af te leiden is. Op basis van deze gegevens kan niet worden vastgesteld of de uitbreiding van CASA in Europa zich ook vertaald heeft in een publieke erkenning van het merk in kwestie. Het is zelfs niet mogelijk om een redelijke deductie te maken, bij gebrek aan kwalitatief bewijs.
Casa International was dus niet in staat om aan te tonen dat sprake is van verworven onderscheidend vermogen door gebruik van het Uniemerk bij het relevante publiek.
Conclusie
Dit arrest toont aan dat de Bureaus alsmaar strenger worden bij de beoordeling op absolute gronden. Waar merken zoals CASA pakweg een decennium geleden nog makkelijk door de initiële beoordeling geraakten, worden steeds meer merken in de eerste fase al een halt toegeroepen.
Het is daarom niet alleen van belang met een origineel merk op de proppen te komen, maar ook goed uw territorium uit te kiezen. Indien u enkel actief bent in de Benelux kan het namelijk afgeraden zijn uw merk in de volledige EU te deponeren. Wanneer uw merk namelijk als beschrijvend kan worden aangemerkt in één van de verschillende talen van de EU, dan bestaat het risico dat dit geweigerd of vernietigd zal worden wegens haar beschrijvende karakter.
Of hoe het voortaan mi casa, su casa is voor uw interieur- en designartikelen in de EU!
Heeft u vragen over merkenbescherming en beschermingsstrategieën, aarzel dan niet om ons te contacteren!
